Взыскание компенсации за товарные знаки невозможно без установления точного количества товаров с незаконной маркировкой

Общество с ограниченной ответственностью «Ригель Дистрибьюшн» как доверительный управляющий иностранного лица Rigel Premium Accessories LLP обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к индивидуальному предпринимателю Ц.Ю.В. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки № 572498 и № 572382, запрете продажи товаров с обозначением «RIGIL» на маркетплейсе «Яндекс: Маркет», а также взыскании судебной неустойки и расходов. Исковые требования были основаны на положениях статей 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и разъяснениях Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 02.02.2024 иск частично удовлетворен: взыскана компенсация в размере 1 316 руб., судебные расходы и неустойка, а также запрещена продажа товаров с обозначением «RIGIL». Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2024 решение изменено: компенсация увеличена до 9 036 872 руб. Суд по интеллектуальным правам оставил постановление апелляционного суда без изменения.

Нарушения, установленные Верховным Судом

Верховный Суд признал необоснованным взыскание компенсации в двукратном размере стоимости товаров, поскольку судами нижестоящих инстанций не было установлено точное количество товаров с незаконным использованием товарного знака. Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, такой способ расчета компенсации требует доказательств, что каждая реализованная единица товара содержала незаконную маркировку. Истец представил данные о продажах с маркетплейса, но не подтвердил, что все проданные товары были маркированы спорным обозначением «RIGIL».

Судебная коллегия отметила, что ответчик осуществлял продажу товаров под различными обозначениями, включая «SIGIL», «RELLY» и «GOODDY», что исключает возможность автоматического распространения компенсации на весь объем реализации. Данное обстоятельство не получило должной оценки со стороны судов апелляционной и кассационной инстанций, что привело к существенному нарушению положений пункта 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10.

При рассмотрении дела не было учтено, что представленные истцом доказательства в виде данных от маркетплейса «Яндекс.Маркет» носили ориентировочный характер и не позволяли достоверно определить объем именно контрафактной продукции. Это противоречит требованиям пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, согласно которым компенсация подлежит взысканию только при доказанности факта правонарушения в конкретном объеме.

Суд указал на необходимость разграничения товаров с различной маркировкой при расчете компенсации, поскольку взыскание за товары, не нарушающие исключительные права истца, не соответствует принципам соразмерности ответственности, закрепленным в пункте 1 статьи 1250 ГК РФ. Суды нижестоящих инстанций не выполнили обязанность по проверке обоснованности расчета компенсации, возложенную на них статьей 71 АПК РФ.

Особое внимание было обращено на то, что доверительный управляющий (общество «Ригель Дистрибьюшн») не представил достаточных доказательств объема именно контрафактной продукции, хотя в соответствии с пунктом 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 на нем лежала обязанность обосновать размер требуемой компенсации. При этом ответчик заявлял о реализации товаров под различными обозначениями, что требовало дополнительной проверки.

Судебная коллегия констатировала, что взыскание компенсации в заявленном размере без установления точного количества товаров с незаконной маркировкой нарушает баланс интересов сторон и противоречит принципам защиты интеллектуальных прав, предусмотренным статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Суды не учли, что расчет должен основываться исключительно на стоимости тех товаров, которые действительно содержали незаконное использование товарного знака.

Судебные акты в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов по госпошлине отменены, а дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

История рассмотрения дела

• Решение Арбитражного суда Мурманской области от 02.02.2024 № А42-5880/2023
• Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2024 № 13АП-7847/2024
• Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2024 № С01-1844/2024
• Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2025 № 307-ЭС24-21900