Без установления однородности услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак, и фактической деятельности ответчика не возникает оснований для признания нарушения исключительного права на товарный знак

Индивидуальный предприниматель Ш.Р.И. обратился в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Ж.К.А. о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Требование было основано на использовании ответчиком в сети Интернет обозначения «Х.О.FLOWERS» при предложении к продаже цветочных букетов, которое, по мнению истца, является сходным до степени смешения с его товарным знаком, зарегистрированным для услуг 35 класса МКТУ.

Решением суда первой инстанции от 12.04.2023, оставленным без изменения постановлениями апелляционной и кассационной инстанций, иск был удовлетворен. Суды взыскали компенсацию и запретили ответчику использовать спорное обозначение, согласившись с доводами о нарушении исключительного права.

Нарушения, установленные Верховным Судом

Верховный Суд установил, что суды трех инстанций неправильно применили нормы материального права, не исследовав вопрос об однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, указанных в свидетельстве на товарный знак. При этом не учтено, что в силу ст. 1477, 1481 и 1482 Гражданского кодекса РФ охрана товарного знака распространяется только на указанные в регистрации услуги и на однородные им, а расширение охраны за пределы охранного документа недопустимо.

Суды не применили критерии оценки однородности, закрепленные в п. 45 Правил, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, а также разъяснения, изложенные в пп. 7.1.1 и 7.2.1–7.2.3 Руководства по административным процедурам ФИПС от 20.01.2020 № 12. Нарушены и положения п. 3 ст. 1484 ГК РФ, предусматривающей необходимость установления тождества или однородности товаров (услуг) для признания факта нарушения. Суды не учли, что товарный знак зарегистрирован для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, в то время как деятельность ответчика связана с реализацией продукции 31 класса и оказанием услуг 44 класса.

Кроме того, нижестоящие суды неверно истолковали правовую природу использования обозначения ответчиком. Согласно позиции, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, использование сходного обозначения должно оцениваться в совокупности с предметом деятельности и направленностью услуг. Реализация собственной продукции и ее реклама не образуют оказания услуг для третьих лиц и, следовательно, не могут рассматриваться как использование знака в смысле ст. 1484 ГК РФ.

Суды также нарушили положения ст. 1250 и 1252 ГК РФ, допустив общий запрет на использование обозначения, что противоречит п. 57 Постановления Пленума № 10, согласно которому недопустимо вынесение неисполнимого судебного решения в форме неопределённого запрета на будущее. Нарушена и ч. 3 ст. 8 АПК РФ, запрещающая предоставление одной из сторон преимущества.

Поскольку выводы судов не основаны на всестороннем исследовании обстоятельств, связанных с однородностью услуг, и не содержат анализа критериев, определенных нормативными актами, их решения признаны незаконными.

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.04.2023, постановления Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 и Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2023 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

История рассмотрения дела:

• Решение Арбитражного суда Воронежской области от 12.04.2023 № А14-13241/2022
• Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2023 № 19АП-3453/2023
• Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.12.2023 № С01-2357/2023
• Определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2024 № 310-ЭС24-2757