Использование наименования места происхождения товара при наличии его правовой охраны не освобождает от установления сходства до степени смешения с товарным знаком

Общество с ограниченной ответственностью «МПК» Пивоваренный завод Майкопский (далее – завод) обратилось в Арбитражный суд Республики Адыгея с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Майкопское пиво» (далее – общество) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 677614. Основанием для иска послужило повторное обнаружение продажи обществом продукции с обозначением «Майкопское», сходным до степени смешения с товарным знаком завода, что было ранее установлено судебным актом по делу № А01-118/2021.

Решением Арбитражного суда Республики Адыгея от 27.10.2023, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2024 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2024, исковые требования завода были удовлетворены. Суды признали факт нарушения исключительного права на товарный знак и взыскали компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров.

Нарушения, установленные Верховным Судом

Верховный Суд установил, что нижестоящие суды не приняли во внимание юридически значимое изменение обстоятельств — регистрацию за обществом исключительного права на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское» (свидетельство № 248/3 от 08.12.2022). Данное обстоятельство имело существенное значение для правильного разрешения спора, поскольку в соответствии со статьей 1516 ГК РФ НМПТ представляет собой самостоятельный объект интеллектуальных прав, использование которого допускается правообладателем независимо от существования сходных товарных знаков.

Суды не провели всестороннего исследования вопроса о степени сходства спорных обозначений с учетом вновь возникшего права общества на НМПТ. Применение преюдиции из ранее вынесенного судебного акта без учета изменившейся правовой ситуации противоречит принципам оценки доказательств по внутреннему убеждению суда, закрепленным в статье 71 АПК РФ. В частности, не была дана оценка тому, что словесные элементы «Пиво Майкопское» в товарном знаке истца являются неохраняемыми компонентами.

Не выполнена обязанность по установлению действительной степени смешения обозначений в восприятии потребителя, что является обязательным условием для применения положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ. Разъяснения, содержащиеся в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда № 10 от 23.04.2019, устанавливают необходимость комплексной оценки как степени сходства обозначений, так и однородности товаров, что не было сделано в полном объеме.

Выводы судов о нарушении исключительных прав сделаны без учета особенностей правового режима НМПТ, установленных статьями 1516-1536 ГК РФ. В частности, не исследовался вопрос о соответствии продукции общества особым свойствам, определяемым характерными для географического объекта природными условиями или людскими факторами, что является существенным признаком НМПТ согласно статье 1516 ГК РФ.

Не применены в полной мере положения пункта 4 статьи 1229 ГК РФ, допускающие одновременное существование самостоятельных исключительных прав на одно средство индивидуализации у разных лиц. Данная норма имеет особое значение для дел, связанных с НМПТ, поскольку в силу статьи 1518 ГК РФ исключительное право на НМПТ может принадлежать нескольким лицам независимо друг от друга.

Суды не учли, что регистрация НМПТ за обществом произошла после вынесения предыдущего судебного решения, что исключало возможность механического применения преюдиции без исследования новых обстоятельств. Это привело к неправильному определению юридически значимых обстоятельств дела и, как следствие, к ошибочным выводам о наличии нарушения исключительных прав на товарный знак.

Судебные акты нижестоящих инстанций отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Республики Адыгея для устранения указанных нарушений.

История рассмотрения дела:

• Решение Арбитражного суда Республики Адыгея от 27.10.2023 № А01-4210/2022
• Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.01.2024 № 15АП-19953/2023
• Постановление Суда по интеллектуальным правам от 14 июня 2024 № С01-809/2024
• Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.02.2025 № 308-ЭС24-17130